El Tribunal Supremo, en su sentencia de 30 de septiembre de 2019, número 504/2019, confirmado los pronunciamientos de instancia y apelación que, en resumen, condenaban a Mediaset España Comunicación, S.A. a cesar en las emisiones de uno de sus programas de más éxito («Pasapalabra») e indemnizar con una cuantía millonaria a ITV Global Entertainment Limited, titular del formato de televisión.
El pleito fue iniciado por Mediaset que demandó a ITV por incumplimiento de los «Heads of Agreement», o el acuerdo suscrito por el que la británica licenciaba a la española el formato «Pasapalabra» y finalmente la ha sido Mediaset la condenada por dicho incumplimiento.
Mediaset España Comunicación S.A. (en lo sucesivo, «Mediaset») interpuso el 22 de diciembre de 2010 una demanda contra ITV Global Entertainment Limited (en lo sucesivo, «ITV»), en la que, de manera resumida, solicitaba que se declarase la nulidad de los denominados «Heads of Agreement» o principios de acuerdo suscritos entre ambas partes, cuyo objeto fundamental lo constituía la licencia por parte de ITV a Mediaset de los derechos necesarios para la producción y emisión en España del programa de televisión denominado «Pasapalabra».
Mediaset alegaba que incurrió en un error esencial al suscribir esos acuerdos ya que ITV no era titular de los derechos de formato necesarios para la producción y emisión del programa ni de los derechos sobre su título[1].
ITV no sólo se opuso a la demanda, sino que reconvino y demandó a Mediaset, alegando, nuevamente de manera sintética, que Mediaset había incumplido los acuerdos cuya nulidad solicitaba en su demanda y solicitó que se declararan resueltos y se le indemnizara por los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento. Asimismo, alegó que la producción y emisión del programa «Pasapalabra» por Telecinco durante varios años infringió los derechos de propiedad intelectual que ITV tenía sobre el formato y el título de ese programa, por lo que ejercitó acciones de cesación, prohibición, remoción e indemnización.
En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid desestimó plenamente la demanda de Mediaset y estimó en parte la demanda de ITV. Declaró que Mediaset había incumplido los acuerdos suscritos con ITV y que el uso por Mediaset del formato y del título del programa «Pasapalabra» constituía una vulneración de los derechos que ITV ostentaba sobre uno y otro. Por ello, condenó a Mediaset a cesar en su conducta, con prohibición de reanudarla en el futuro, y a remover sus efectos. También condenó a Mediaset a indemnizar a ITV con diversas, cantidades, entre otras:
- 5.400.000 Euros con relación al contrato «pasapalabra heads of agreement», más los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde esta resolución judicial;
- 7.950.000 Euros con relación al contrato «library minimum commitment heads of agreement», más los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde la fecha de esta Resolución;
- 1.554.400 Euros con relación al contrato «format production heads of agreement», más los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde la presente Resolución;
En resumen, indemnizar a ITV mediante el pago de diversas cantidades por el incumplimiento de los acuerdos suscritos y por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra «Pasapalabra» y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación «pasapalabra», desde el día 1 de agosto de 2012, así como a publicar la sentencia en dos diarios y pagar las costas del proceso.
Mediaset apeló la sentencia ante la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid e ITV la impugno. La Audiencia falló estimando, en parte, tanto la apelación como la impugnación. En lo que aquí interesa, mantuvo la condena a Mediaset «a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra «pasapalabra» y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación «pasapalabra», desde el día 1.8.2012».
En los apartados puramente económicos desestimó las peticiones de instancia de ITV de indemnización correspondientes (1) al pago de 1.554.000 euros con relación al contrato «Format Production Heads of Agreement», más los intereses legales correspondientes y (2) 1.106.000 euros con relación al contrato “Library Minimum Commitment Heads of Agreement”.
Ambas partes han interpusieron sendos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial. Sin embargo, solo fue admitido un motivo del recurso de casación de Mediaset, que impugna la condena «a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra «pasapalabra» y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación «pasapalabra», desde el día 1.8.2012».
En síntesis, Mediaset alegaba ante El Supremo, que el criterio fundamental de la demanda reconvencional de ITV partía de un hecho clave y es que ésta no hubiera podido explotar el formato en España al no ostentar los derechos aquí y que, además, solicitaba el reconocimiento de un daño—e indemnización—conforme a un criterio de cuantificación de los daños y perjuicios totalmente desconectado de la realidad[2].
El TS, en su sentencia de 30 de septiembre de 2019, siguiendo la jurisprudencia española en la materia y la doctrina alemana del «dreifache Schadensberechnung» o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales, y afirma que «para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse»
Y recuerda a Mediaset que su referencia al criterio de la regalía hipotética como criterio indemnizatorio al que se acoge es irrelevante toda vez que la Audiencia Provincial no ha acordado que se indemnice conforme al criterio de la regalía hipotética, ni una indemnización punitiva, así como que no ha lugar el argumento basado en la vulneración de la doctrina sentada en la sentencia 351/2011, de 31 de mayo[3].
Por todo ello, desestima el recurso de casación de Mediaset y confirma de la sentencia recurrida, esto es, la condena a Mediaset de cese inmediato del programa «Pasapabra» y remoción y retirada de todos los artículos de merchandising del mismo—entre otras medidas—y el pago de cuantías indemnizatorias, entre otras, 5.400.000 Euros (contrato «pasapalabra heads of agreement») más los intereses y 6.884.000 Euros(contrato «library minimum commitment heads of agreement»), más los intereses.
En realidad, esta sentencia es una resolución por la que todos pierden, toda vez que ITV, cuyo principal interés es la emisión del formato en España y cobro por su licencia ve como ya no solo se emitirá en Mediaset sino que podríamos decir que se «ha quemado» y ningún operador querrá algo que ha pasado por tal proceso judicial. ¿o quizá si?
Por Miguel Ortego
Imagen: elPeriódico
[1] Esta convicción de Mediaset venía por el hecho de que la marca «Pasapalabra» no estaba registrada como tal en nuestro país ni se había adquirido la marca comunitaria europea, por lo que entendía que no tenían los derechos sobre la misma.
[2] ITV se basa en el conocido criterio del art. 140.2.a) del TRLPI, esto es, « Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.»
[3] En esta se enjuiciaba un litigio en el que el titular del derecho infringido, en ese caso una patente, había optado por reclamar el perjuicio consistente en los beneficios que habría obtenido previsiblemente de su explotación, por lo que este tribunal consideró relevante la ausencia de explotación de la patente en España por parte de la demandante y excluyó con base en tal circunstancia la procedencia de la indemnización solicitada